Por Andrea Albert Catalá 

Con el fin de realizar una formación continua en nuestro despacho, y estar actualizados de todos los cambios legislativos previstos, la pasada semana visualizamos el webinar celebrado por el Colegio de Agentes de la Propiedad Industrial (COPI), el cual ha sintetizado los aspectos procesales de la reforma de la Ley de marcas, teniendo en cuenta el Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

 

Mediante la presente Ley de reforma se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

La Directiva establece que, con la finalidad de facilitar el registro y la gestión de las marcas en Europa, es esencial aproximar no sólo las disposiciones de derecho material sino también las de carácter procedimental. A estos efectos, se incorporan en la Directiva (UE) 2015/2436 los principios normativos esenciales del Reglamento (CE) 207/2009, produciéndose así una armonización legislativa no sólo en los sistemas nacionales de marcas, sino también entre estos y el sistema de marcas de la Unión Europea.

Es por ello que todas las modificaciones que establece este Proyecto de Reforma recuerdan excesivamente al sistema de Marcas de la Unión Europea, porque evidentemente la búsqueda de éste, es la convergencia entre ambos sistemas.

A continuación destacamos algunas de las  modificaciones más significativas en materia procesal  (Títulos VI y VII) introducidas en la Ley 17/2007, de 7 de diciembre, de Marcas:

                – Las acciones de nulidad y caducidad serán asumidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas a quien se le otorga competencia directa y por tanto, funciones jurisdiccionales.  No obstante, se reconoce la posibilidad de plantear una pretensión de nulidad o caducidad en vía judicial por medio de demanda reconvencional en el seno de una acción por infracción de marca.

                – El demandado en una acción por infracción está legitimado a plantear como uno de los motivos de contestación a la demanda, una petición de prueba de uso al titular de la marca en la cual se basa la acción por infracción, siempre y cuando la marca este registrada más de 5 años.

                – Se establece el principio general de que el licenciatario precisa el consentimiento del titular de la marca para la incoación de acciones por violación de la marca objeto de licencia, sin embargo el licenciatario exclusivo estará facultado para incoar la acción si, habiendo requerido al titular a estos efectos, éste no hubiera iniciado la acción en el plazo de 3 meses.

– Se reconoce el derecho de cualquier licenciatario para intervenir en el procedimiento por violación e marca iniciado por el titular para comparecer, con la finalidad de que pueda obtener la indemnización de daños y perjuicios que el infractor le haya originado.

                – Se suprime como causa de nulidad la falta de legitimación para obtener el registro de marcas, al haberse optado por reconocer legitimación a cualquier persona física o jurídica, incluidas las entidades de derecho público.

                – Por lo que respecta a las causas de nulidad relativa, se regula la prescripción de la acción por tolerancia, excluyéndose de estos casos los que afecten a las marcas de agentes o representantes en consonancia igualmente con la solución dada en la Directiva. Del mismo modo, sucede con la caducidad por pérdida de los requisitos exigidos para ser titular de la marca.

                – La solicitud de nulidad en vía administrativa o en la vía judicial por vía de reconvención impedirá al mismo titular presentar una nueva pretensión de nulidad fundada en otro de sus derechos, siempre que hubiera podido alegarlo en su primera petición de nulidad.

                – Los efectos producidos por una declaración de caducidad de una marca registrada se retrotraerán a la fecha de solicitud administrativa de caducidad o a la fecha de la demanda reconvencional.

El Proyecto de Ley que está previsto sea aprobado para finales de 2018 establece que todas las normas contenidas en el mismo entrarán en vigor el 14 de enero de 2019, excepto las referentes a la asunción de competencias de las acciones de nulidad y caducidad por parte de la OEPM, las cuales se aplicarán a partir del 14 de enero de 2023, debido a que es necesario una renovación en la estructura organizativa de la Oficina y un complejo desarrollo reglamentario que permita la aplicación de estas normas.

En breve, les informaremos de otros cambios propuestos para la Ley de Marcas que son de relevancia para el solicitante y/o titular de los signos distintivos, como por ejemplo, en referencia a legitimación, procedimiento, marcas colectivas y de garantía, y tasas.