La creación de una marca es un proceso complejo en el que, además de analizar el público objetivo, el mensaje o los valores, se observa al sector para conocer las tendencias y los casos de éxito.

La elección de una denominación y, en su caso, de su plasmación gráfica a través de imagotipos o isologos, son  momentos críticos en el proceso de creación.

Para la empresa encargada de la creación de la marca, su responsabilidad terminaba cuando el cliente aceptaba una de sus propuestas para distinguir en el mercado sus productos o servicios.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid, en su Sentencia de 5 de Marzo de 2021,  considera que es obligación del creativo asegurar el pacífico uso, y en su caso registro, de la marca creada y ello aún cuando no se pacte de manera expresa en el contrato entre las partes.   Son varios los aspectos que deben destacarse de la argumentación de dicha Sentencia.

Afirma la Sentencia dicha que la empresa publicitaria es experta en la actividad de diseño de marcas, lo cual le obliga también a confeccionar un diseño de marca que claramente diferencie al producto de otros similares, obligación que entronca directamente con el derecho de marcas y los conceptos de similitud, riesgo de confusión y/o riesgo de asociación. La propia resolución añade que, por su actividad profesional, no le pueden ser desconocidos a la demandada los principios básicos que presiden la normativa especial reguladora del derecho de marcas.

Del mismo modo, tampoco pueden serle desconocidas a la empores demandada las normas que regulan las obligaciones y contratos, pues como señala el art. 1258 del cc, éstos obligan a lo que sea consecuencia natural de lo que constituye su objeto y al solicitar una marca no puede partirse de la presunción de que existan limitaciones temporales o de espacio para su uso.

Surge por tanto, para las empresas creativas de marcas, una nueva obligación como es la de garantizar la explotación tranquila del signo creado sin limitaciones temporales o de espacio para su uso.

Esta exigencia resulta, en la práctica, de casi imposible cumplimiento, no sólo por la dificultad de realizar búsquedas exhaustivas de anterioridades en todos los países del mundo, sino porque las normas cambian y marcas registradas y válidas bajo una normativa pueden ser cuestionadas bajo una normativa posterior. En ese sentido debemos recordar que la Disposición Transitoria Segunda de nuestra Ley 17/2001 de Marcas señala que las marcas y nombres comerciales concedidos durante la vigencia de legislaciones anteriores se regirán por la presente Ley  con algunas excepciones que cita.

Por otro lado, la realidad social es también cambiante y una marca registrada puede ser objetada por ser contraria a la moral o al orden público por un motivo respecto al que, cuando fue registrada, no existía la misma sensibilidad. 

No obstante, esta obligación de garantizar el uso ha quedado sentada Jurisprudencialmente y será la empresa creativa quien, llegado el caso, deberá acreditar haber llevado a cabo las actuaciones tendentes a garantizar la explotación pacífica del signo creado. En esa tesitura será el creativo quien deberá escoger entre rechazar un encargo, asumir el riesgo o trasladar la responsabilidad, bien a un tercero subcontratando los oportunos informes FTO, o bien al propio cliente.