La sentencia nº 258/2017 de la Audiencia Provincial de Alicante de 24/01/2017, por la que se analizan los elementos a tener en cuenta para determinar el grado de similitud en diseños de envase comercial de producto o trade dress, ha sido ratificada recientemente por el Tribunal Supremo en Sentencia de 16/10/2019.

Los hechos se iniciaron por el recurso interpuesto por FAST EUROCAFÉ, S.A. frente a la parte apelada NESTLÉ ESPAÑA S.L. y SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado nº2 de Marcas de la Unión Europea el 7 de junio de 2016.

La sentencia dictada en primera instancia estimó la demanda presentada por el titular de los diseños D081197-0001, D081197-0002, D081197-0003 Y D081197-0006, declarando que los actos llevados a cabo por la demandada los infringían.

La Audiencia Provincial de Alicante puntualiza ciertos aspectos que traemos a colación:

• La novedad y la singularidad de los modelos registrados se presume por su registro (art. 85.1 RDMC) y es el demandado al que corresponde aportar la prueba que destruya esa presunción iuris tantum. Por tanto, no existe un trámite en el procedimiento de registro en el que se valore la novedad o singularidad del dibujo o modelo.

• “[…] un dibujo o modelo infringe otro dibujo o modelo cuando, habida cuenta de la libertad del autor en la elaboración de aquél, tal dibujo o modelo no produce en el usuario informado una impresión general distinta de la producida por los dibujos o modelos anteriores.

En definitiva, son tres los conceptos que determinan la existencia de la infracción del modelo comunitario registrado; a saber: el usuario informado, el grado de libertad del autor y la impresión general mediante la comparación de los modelos en liza”.

Sobre el usuario informado, dice la sentencia que no es un consumidor cualquiera, pero tampoco lo es ni el experto a que hace referencia la legislación en materia de patentes (artículo 9 de la Ley de Patentes), ni necesariamente los integrantes en los círculos especializados del sector concreto.

El usuario informado es el que tiene un interés profesional o personal por la adquisición o reproducción  del modelo, lo que supone que guarda una vinculación específica con el modelo.

Sobre el grado de libertad del autor, la sentencia nos indica que este concepto se define sobre la base de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables al mismo. De tal manera que cuanto más restringida sea la libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo comunitario, más podrán bastar las diferencias de escasa magnitud entre los dibujos controvertidos para causar una impresión general diferente en el usuario informado.

Finalmente, respecto a la impresión general producida por los dibujos o modelos controvertidos en el usuario informado, la Audiencia no compartió la valoración efectuada en la resolución recurrida.

En concreto, confirma que existen algunas coincidencias entre los dibujos registrados y los envases de cápsulas de café comercializados por la demanda, como por ejemplo: tazas, una franja transversal, cápsulas de café e incluso el color en algún caso.

Ahora bien, las escasas semejanzas entre los dibujos controvertidos se refieren a características comunes, “absolutamente habituales en el packaging de cápsulas de café. El juicio comparativo que efectúa el usuario informado prescinde de los elementos banales y comunes al tipo de producto de que se trata, concentrándose en las características o aspectos arbitrarios o distintos (STJUE de 18 de marzo de 2010, T-9/07)”.

Además señala que los diseños de la demandante, se encuentran absolutamente integrados por elementos típicos, evocadores del producto, usuales en otros productos idénticos que hay en el mercado. La mera predisposición de una taza, una cápsula, una franja de color y un círculo oscuro ofrece un muy escaso grado de originalidad, pues reproduce formatos existentes en el mercado para ese tipo de productos.

Por todo ello la Audiencia entendió que la impresión general producida por los productos de la demandada, en un usuario informado, es distinta a la de los diseños registrados, razón por la cual no existe infracción de éstos.

Yaiza Bascón Castro

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