LA MARCA NOTORIA NO REGISTRADA EN DESUSO

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ABRIL, 2022

Señala la Ley de Marcas que la el derecho sobre una marca se adquiere con su registro que confiere a su titular los derechos de exclusiva.

No obstante, junto con las marcas registradas coexisten las renombradas o las  notorias, también reconocidas en la propia Ley de Marcas o en el Convenio de la Unión de París (CUP), para las que la protección se extiende a productos o servicios distintos de los amparados por un registro.

Con ello se pretende impedir que un tercero pueda aprovecharse de la reputación de un signo conocido aplicándolo a otro sector sin exigir para ello al titular el registro en todos y cada uno de los epígrafes del Nomenclátor Internacional de Niza.

La finalidad es por tanto favorecer la sana y leal competencia y proteger al consumidor y al titular del signo reconocido que lo explota en el mercado evitando acciones parasitarias.

Por otro lado, la inscripción de una marca no puede asimilarse a un depósito estratégico y estático que confiera a un titular inactivo un monopolio legal por tiempo indefinido sino al contrario, la normativa marcaria exige la obligación de explotar el signo, so pena de caducidad en caso de falta de uso efectivo.

Pero, ¿Qué ocurre con una marca notoria, que no ha sido registrada, y que además, lleva años sin utilizarse?

Es escasa la jurisprudencia al respecto si bien comentaremos dos Resoluciones que sientan un criterio al respecto.

El caso HISPANO SUIZA contra DELMAR

Tras un acuerdo fallido entre HISPANO SUIZA y DELMAR 04 para la construcción de un vehículo, DELMAR 04 solicitó la marca HISPANO SUIZA.

Frente a esto Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A. interpuso demanda ejercitando distintas acciones marcarias y DELMAR reconvino por falta de uso de la marca “HISPANO SUIZA” base de la demanda. 

La SAP de Barcelona 710/2014 de 12/02/2014 consideró que si bien la protección de la marca notoria no registrada, aunque sí usada, se extiende a impedir a los terceros que la utilicen en el tráfico para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que haya ganado la notoriedad, sin embargo acreditado que la actora no ha venido utilizando la marca para los productos y servicios para los que ganó la notoriedad,  no puede pretender conservar la protección que le brinda el artículo 6 bis CUP para tales productos o servicios.

Posteriormente,  la STS 415/2017, Sala de lo Civil de 08/02/2017 añadiría que  es muy difícil que pueda apreciarse mala fe en la demandada al registrar la marca española 2.901.221 «Hispano Suiza», pues aunque el signo sea conocido y se asocie en España a una marca histórica de coches, la demandante no tiene en España ningún derecho de marca anterior vigente, ya que los que tenía fueron caducados por falta de uso.

Para terminar, consideraba la demandada no pretendía aprovecharse del prestigio de la demandante y ello porque la actividad de prestigio cesó hace más de 80 años, la demandada ha perdido los derechos marcarios sobre este signo que había tenido en España, como consecuencia de la falta de uso, y no consta que por aquella actividad empresarial tenga una posición ganada en el mercado de la que quiera beneficiarse la demandada con su registro de marca.

Caso MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A. contra SIDAMSA-CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A. y CARREFOUR

 

MODELO CONTINENTE interpuso demanda de juicio ordinario contra SIDAMSA-continente hipermercados por la que solicitaba la declaración de caducidad por falta de uso de diversas marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento comprensivos de la denominación CONTINENTE.

La SAP M 18041/2016, de 17/10/2016 apreció que las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento “CONTINENTE” no se usan desde el año 2000 en que se sustituyeron (junto a las marcas “PRYCA”) por la nueva marca CARREFOUR, iniciándose una intensa campaña publicitaria para su implantación.

Más tarde el Tribunal Supremo, en su ATS 4964/2019 de 08/05/2019 estableció que no puede admitirse que las sociedades recurrentes sean titulares de una marca notoria no registrada. Y ello, precisamente porque la marca no ha sido utilizada desde el año 2000.

Continúa esta Sentencia sentando que  se exige para su protección, tanto la notoriedad como el uso de la marca.

Se fundamenta la Sentencia en que para acreditar la notoriedad de una marca, deben valorarse distintos factores – tales como cuota de mercado, intensidad, extensión geográfica, duración del uso, entre otros– que están ligados a la utilización de la misma.

La exigencia de este requisito de uso para mantener la protección de las marcas notorias  es lógico ya que en caso contrario se daría la paradoja de establecer una sanción por falta de uso para las marcas registradas de la que carecería la marca notoria no registrada, que podría mantener su protección indefinidamente aún no siendo usada.

En relación al concepto de “marca recordada”, la Jurisprudencia no lo reconoce y reconduce al mismo criterio de exigencia de uso al señalar que no se puede proteger un signo por el mero hecho de que pueda ser recordado, ya que resultaría contrario al sistema marcario no utilizar una marca, y que ésta tampoco sea usada por terceros interesados.

 

Analizada la Jurisprudencia cercana al caso, no cabe más que concluir que el uso de la marca es requisito imprescindible para mantener su protección, criterio que se aplica también a las notorias y renombradas, siendo contrario al sistema marcario el hecho de que una marca sin uso pueda obtener protección frente a otras.

Santiago Soler, Patricia Hostalrich

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